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业务研究

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“商业秘密案件裁判规则”系列(一)(第三部分)

时间:2019年11月12日

“商业秘密案件裁判规则”系列(一)‖成都佳灵电气制造有限公司诉成都希望电子研究所、成都希望森兰变频器制造有限公司、胡某某、余某某、郑某某、邓某某案(第三部分) 

二、原告对于商业秘密的主张必须确定要求保护的范围和商业秘密点

1.原告主张商业秘密的种类和范围在开庭审理前的举证期间就应当予以明确。商业秘密点可以逐步形成,但是在开庭前也应当予以确定完毕。固定商业秘密点和商业秘密载体是原告庭审前必须完成的工作。为了防止商业秘密的二次泄密,原告可以请求法庭对有关材料采取保密措施,并让被告及其代理人签署保密承诺书。

结合本案,原告诉请保护的商业秘密包括技术秘密和经营秘密:其主张的技术秘密是JP6C变频器,可以说JP6C变频器是原告主张商业秘密的范围,主张的技术秘密点是19项。其主张的经营秘密,原告具体表述为“各种元件的供应商定点名单、价格确定技术”。

在原告主张商业秘密的范围和确定商业秘密点的基础上,法院委托知识产权鉴定机构做出了“非公知性”和“同一性”的鉴定报告。法庭就19项商业秘密点进行了逐一判断,最后做出判决认为:从该中心提供的鉴定意见可知,希望森兰公司变频器使用的技术与佳灵公司JP6C变频器中的非公知技术部分不同。这就表明了希望森兰公司和希望研究所没有通过胡某某等四个自然人获取并使用佳灵公司的技术秘密。……需要特别阐明的是以两个产品的功能或者功能参数相同推定两个产品所采用的技术方案也一定相同,显然是一种缺乏科学依据的做法,相同功能的产品完全可能采用不同的技术方案来实现。其实,省质检站的《产品技术鉴定报告》表明,两家产品的部分功能并不相同。希望森兰公司BT40S产品具有而佳灵公司JP6C-T9产品没有的功能共计15个;佳灵公司产品具有而希望森兰公司产品不具有的功能共计26个;希望森兰公司产品与佳灵公司产品都有但具体含义和处理方式不同的功能共计28个;希望森兰公司产品与佳灵公司产品都有但功能参数范围不同的功能共计24个;希望森兰公司产品与佳灵公司产品都有但不能直接得出二者区别的功能共计22个。显然,两家产品功能真正完全相同的只有22个。

通常情形中,原告常常能够确定商业秘密的范围,但是无法确定商业秘密点的存在和具体的技术内容,而导致鉴定不能,致使整体诉讼从根本上无法展开,导致败诉。

三、被告提供并证明涉嫌技术的来源是最直接、有效的抗辩

(一)一般被告的抗辩理由可以归纳为以下几个方面:

1.原告主体资格抗辩

2.商业秘密权利人抗辩

3.秘密性抗辩

4.保密性抗辩

5.合法来源抗辩

6.缺乏同一性抗辩

7.信赖交易抗辩

8.不明知不应知抗辩

9.非不正当手段抗辩

(二)在所有抗辩中,被告如果以自有技术作为抗辩理由,将是覆盖商业秘密权利人抗辩、合法来源抗辩、不明知不应知和非不正当手段抗辩的集合抗辩。如果证据充分,将是被告抗辩成立的第一最佳途径。但是自有技术的抗辩类似于原告主张商业秘密保护的难度,是对抗性最强的抗辩理由,完全取决于企业在市场竞争中创造与防范的平衡机制架构和权衡。

在本案中,法院最终认为“希望森兰公司、希望研究所提供的有关其自行研究开发变频器产品的证据,足以使本院相信它们有足够的能力自行研制开发自己的变频器产品技术。”使得本案被告的抗辩成立。

四、原告主张的商业秘密信息的内容、范围和载体,必须与举证涉嫌的侵权物的信息内容、范围和载体相一致

1.原告的主张不可随着案件的进展发生偏移或者脱离指控点;

2.原告的主张的涉嫌侵权载体必须与指控的对象具有一致性。

在本案二审中,法院维持了一审对于原告是JP6C变频器商业秘密权利人的判定,但是对于二审中上诉人佳灵公司偏移了技术秘密信息在其举证的被控侵权物上的使用,在获知技术鉴定报告对其不利的情形下,转移了指控对象。法院结合原告的陈述、证据及其主张,最终认定:“实际上,上诉人佳灵公司自己对希望森兰公司生产的变频器产品也没有确切的指控范围。一方面没有明确指出希望森兰公司何种产品使用了佳灵公司的何种技术秘密,另一方面指控也缺乏一致性。”